HAN ANULADO MI PATENTE ¿QUIÉN ES EL CULPABLE?

La revista del INPI francés lleva en su número PIB1198 una reseña de una decisión de un tribunal francés que considero interesante. Una empresa había solicitado a una agencia de la propiedad industrial la redacción y presentación de una solicitud de patente sobre una invención consistente en un cono de señalización. Como consecuencia de la presentación de una demanda por infracción de la patente, algunas de las reivindicaciones fueron anuladas por el Tribunal por falta de actividad inventiva.

Por ello, la empresa titular de la patente demandó a la agencia de la propiedad industrial que la había asesorado y redactado las reivindicaciones.

La decisión hace referencia al artículo 422-1 del Código de la propiedad Industrial de Francia donde se definen las tareas que desempeña un agente de la propiedad industrial y absuelve a la agencia de la propiedad industrial demandada pues el titular de la patente no solicitó servicios que fueran más allá de los habituales en una agencia de este tipo y esos servicios son de asesoramiento y no se garantiza el resultado. Tampoco se le puede reprochar a la agencia, según el Tribunal, que no hubiera disuadido a la empresa de emprender una acción judicial por infracción de la patente.

La agencia informó de que había efectuado una búsqueda exploratoria que no se podía asimilar a una búsqueda exhaustiva y además se resalta que la concesión de la patente por el INPI no garantiza que ésta no pueda ser anulada posteriormente por los Tribunales.

Esta decisión pone de manifiesto una de las peculiaridades del derecho de patentes y que viene recogido en el artículo 42  de la Ley de Patentes Española 24/2015 :

Artículo 42. Edición del folleto de la patente.

En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Mientras que en la Ley 24/2015 lo que se dice es que se hará constar en el folleto, en la Ley 11/86 de patentes en el artículo 40 se señalaba lo mismo, sin necesidad de hacer referencia al folleto:

Artículo 40

1. La concesión de la patente que hubiere sido tramitada por el procedimiento con examen previo se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Para alguien no familiarizado ni con el derecho de patentes ni con los procedimientos de concesión con examen sustantivo, es razonable que lo anterior resulte sorprendente. Pero no lo es si se conoce que dos de los principales requisitos que una invención debe cumplir para poder ser protegidas mediante patente son la novedad y la actividad inventiva para cuya evaluación se compara la invención con el denominado “estado de la técnica”, el cual posee una definición tan amplia como la ofrecida en el artículo 6.2 de la Ley 24/2015:

El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio

Ahí está la clave, ese “todo” es realmente inmenso y a pesar de que las oficinas de patentes cuentan con examinadores especializados en los distintos campos de la técnica y potentes herramientas de búsqueda resulta imposible descartar que en algún momento aparezca un documento, una anterioridad que rompa la validez de la patente.

La explosión de la tecnología conocida como IA amenaza con incrementar exponencialmente el contenido del estado de la técnica, especialmente cuando el generado por ciertos algoritmos (all the claims.com , All Prior Art)  adquiera suficiencia descriptiva. Por otro lado, son múltiples las fuentes de estado de la técnica, incluso la ciencia ficción y la literatura.

Además de su magnitud inmensa que lo convierte en prácticamente inabarcable, el estado de la técnica también puede proporcionar sorpresas, cuando un documento de patente presentado algunos años atrás, de repente se publica, cambiando en ocasiones el resultado de una evaluación de novedad y actividad inventiva.

La publicación de una solicitud de patente transcurridos varios años desde su presentación puede deberse a que dichas invenciones fueran declaradas de interés para la defensa, clasificadas y varios años o décadas después fueran desclasificadas y publicadas, pasando a incorporarse al estado de la técnica. Otra modalidad es la de las bautizadas como patentes submarino. Este conocido como “estado de la técnica secreto” o “solicitudes conflictivas” no se aborda del mismo modo en todas las legislaciones y es uno de los temas pendientes de armonización internacional que están siendo tratados por el grupo B+.

El grado de incertidumbre en relación con la validez de la patente no es el mismo en todos los procedimientos de concesión de patentes. Hay procedimientos de simple depósito, sin examen de patentabilidad, donde la incertidumbre será total, otros con examen sustantivo de patentabilidad que introducen una mayor garantía sobre el futuro de la patente si ésta es concedida, así como procedimientos intermedios con informe de búsqueda y numerosos procedimientos administrativos de revocación de la patente que permiten que se revoque una patente en un período de tiempo relativamente corto tras la concesión. Sin embargo, nadie puede garantizar que una patente no podrá ser anulada durante su vida legal y posteriormente (en España hasta 5 años después de su caducidad, artículo 103.2 de la Ley de Patentes 24/2015).

Conclusión

La sentencia francesa es totalmente lógica y conforme con el sentido común. Nadie puede garantizar que una patente concedida por una Oficina de Patentes no vaya a ser anulada posteriormente en los Tribunales. La inmensidad e impredecibilidad del estado de la técnica son los culpables. Por otro lado, es comprensible la frustración de aquellos solicitantes que como los que presentaron la demanda contra la agencia de la propiedad industrial ven anuladas sus patentes, cuando ya las están explotando comercialmente.

Leopoldo Belda Soriano

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