CONFUSIÓN EN RELACIÓN CON EL DOMINIO PUBLICO EN MATERIA DE PATENTES

Esta entrada del blog es fruto de la sugerencia de mi colega argentino en el mundo de las patentes Pablo Paz, que lleva un tiempo trabajando sobre el tema, así como de la información proporcionada por otra profesional de las patentes mexicana, Lorena Rojas Vega, que realizó sobre este asunto su trabajo final en la Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires.

Cuando una empresa pretende lanzar un nuevo producto al mercado, es fundamental asegurarse previamente de que el mismo no va a infringir ningún derecho de propiedad industrial (marca, diseño o patente). Si se prescinde de este paso, el lanzamiento del producto puede convertirse en una auténtica pesadilla cuando se reciba la notificación de que ese producto está infringiendo una patente, un modelo de utilidad o una marca o diseño, aunque me centraré en las patentes. Lamentablemente, muchas empresas prescinden de este paso previo al lanzamiento de un nuevo producto.

Para evitar esa pesadilla lo más eficaz es llevar a cabo una búsqueda del tipo “libertad para operar” o “Freedom to operate” en inglés. Estas búsquedas son realmente complicadas. Muy esquemáticamente, hay que asegurarse de que:

El producto no infrinja las características técnicas definidas en las reivindicaciones de patentes concedidas en los mercados en los que se pretende comercializar el producto. Hay que recordar que se puede producir una “infracción literal”, donde el producto reúne todas las características técnicas reivindicadas y una “infracción por equivalencia” donde el producto no es exactamente igual al reivindicado pero cae en el ámbito de protección, de acuerdo a la teoría de los equivalentes.

No basta con que la patente haya sido concedida, sino que es preciso comprobar que la patente se encuentra en vigor, que no se ha producido su caducidad por falta de pago de las anualidades y que la patente no ha sido revocada en un proceso de oposición o de nulidad en los tribunales.

 Si la búsqueda ha sido exhaustiva, y nuestro producto no se encuentra en esa situación, la empresa podrá estar segura de que tras el lanzamiento de su producto no será objeto de una demanda por infracción de una patente. Si se ha detectado que de lanzarse el producto se incurriría en infracción de una patente vigente, una posibilidad a explorar es la de obtener una licencia para la utilización de dicha invención. También existe la posibilidad de llegar a un acuerdo de licencias cruzadas, de existir patente sobre el producto. Ambas compañías podrían explotar comerciales los dos productos sin temor a ser demandados por infracción. En el caso de existir un gran número de patentes en juego, lo más conveniente es recurrir a los conocidos como “patent pools” o “consorcios de patentes”. Pueden encontrar más información en este artículo de la revista de la OMPI.

En el campo de los medicamentos, hay bases de datos como Medspal, desarrollada por “medicines patents pool” que proporciona información sobre la situación legal de patentes sobre medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades como Tuberculosis, HIV y cáncer en países menos desarrollados o en vías de desarrollo.  Bases de datos como esta facilitan considerablemente la elaboración de estudios sobre “libertad de operación”.

Sin embargo, en los últimos  años se ha generado cierta confusión, al menos en algunos países latinoamericanos por la publicación de listados de “patentes en dominio público”: INDECOPI-Peru (listado de patentes farmacéuticas que se encuentran en dominio público), INAPI-Chile (Buscador de dominio público) o IMPI-México (Gaceta de solicitudes de patente de uso libre e invenciones del dominio público).   

Aunque la elaboración de estas listas sea una labor loable , es preciso prestar mucha atención. Cuando en esas listas se indica que una patente ha pasado  al dominio público, literalmente lo que se está decidiendo es que esa patente ya no está en vigor, pero hay que tener cuidado, porque una explotación comercial de esa invención puede suponer la infracción de una patente presentada anteriormente  y que aún está en vigor.

Hoy en día es muy común encontrarnos con situaciones, especialmente en farmacia y en relación con medicamentos exitosos, en los que todos los aspectos asociados con cualquier aspecto de esos medicamentos están protegidos mediante patentes, en lo que se conoce como “marañas de patentes”. Voy a referirme a un caso concreto que conozco por haber escrito sobre él hace poco más de un año, el del medicamento adalimumab, comercializado bajo la marca Humira. El año pasado era el medicamento que más ingresos proporcionaba en todo el mundo, en este artículo se le llega denominar como el medicamento de los 15.000 millones. Se calcula que la maraña de patentes que protege todos los aspectos imaginables de este medicamento se compone de más de 100 patentes. Entre las patentes concedidas por la Oficina Europea sobre este medicamento se encuentran al menos dos relativas a la dosificación en la administración de este medicamento. Estas dos patentes validadas en el Reino Unido se retiraron tras el inicio de acciones de nulidad por compañías de genéricos.

En consecuencia, esas dos patentes europeas ya no están en vigor en el Reino Unido. Veamos cuál es la reivindicación independiente de una de esas dos patentes sobre dosificación EP294004B1:

Esta reivindicación ya no está en vigor en el Reino Unido, pero si se desea aplicar esa dosificación definida en la reivindicación (40 mg cada 14 días) sobre ese anticuerpo anti-TNFa y hay una patente sobre el mismo aún en vigor, estaremos infringiendo esa patente. Sin embargo, esa patente estaría en una lista de patentes de “dominio público”. De ahí, la precaución que hay tener ante las listas que sobre patentes en “dominio público” publican algunas Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial.

Leopoldo Belda Soriano

In English