Esta entrada tiene por objeto una sentencia del Tribunal Supremo relevante, pues no son numerosas las decisiones de este Tribunal sobre patentes y menos aún sobre Suficiencia Descriptiva.
La patente objeto de la decisión es la española de número de publicación ES2378679B2, que tiene por reivindicación independiente:
1. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ELEMENTOS CON ACABADO BRILLANTE PARA LA REALIZACION DE MUEBLES U OTROS OBJETOS, particularmente aplicable a los llamados planos de no trabajo en muebles de cocina, baño, hogar y oficina para efectuar componentes tales como tableros de puertas, frontis de cajones y elementos decorativos; pudiendo en general aplicarse a la realización de otros objetos que requieran un acabado con alto grado de brillo; que
comprende:
-una primera etapa, de aplicación y acondicionamiento de papel melamínico de baja presión (2) sobre un soporte (1), incluyéndose subetapas de prensado, corte y lijado;
-una segunda etapa de lacado en la que se aplica barniz (3) sobre el soporte melaminizado resultante de la primera etapa; incluyéndose operaciones de curado y aplicación de película protectora (6); y
-una tercera etapa de ajuste de tamaño, forma y acondicionamiento para su almacenaje y uso, de la pieza resultante tras la segunda etapa; incluyéndose operaciones de corte y canteado, caracterizado por que en la segunda etapa, sobre cada cara principal melaminizada y lijada del tablero o soporte (1) prensado y cortado, se aplican al menos dos capas de barniz
(3) , siendo la capa inicial una capa adherente de poco gramaje aplicada con rodillo que prepara la superficie de esa cara principal para la siguiente o siguientes capas de barniz (3) , otorgadoras de brillo, que se aplican mediante paso por cascada de laca y con gramajes superiores al de la capa inicial; procediéndose entre las aplicaciones de las capas de barniz (3) a su curado y secado mediante métodos de aireado, radiación infrarroja, radiación ultravioleta o cualquier combinación de dichos métodos, en función de la composición química del barniz o barnices empleados y en función de la optimización de su curado y secado; colocándose tras el curado y secado de la última capa de barniz (3) un film plástico o película protectora (6) que se dispone adyacentemente sobre dicha última capa de barniz (3) .
La empresa titular “Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L.” demandó a la empresa “Grupo Cornavin 234 2009, S.L.” por infracción de la patente. Como es habitual en estos casos, la empresa demandada solicitó la nulidad de la patente por reconvención.
El juzgado de lo mercantil desestimó la demanda por infracción y estimó parcialmente la demanda de nulidad, anulando la reivindicación número 5. La titular presentó recurso, que correspondió a la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. También presentó recurso la empresa demandada pues solicitaba la nulidad de las reivindicaciones 1-4 y no únicamente de la 5 por falta de novedad, actividad inventiva y suficiencia descriptiva.
La Audiencia provincial desestimó el recurso de la titular de la patente y estimó el recurso de la empresa demandada declarando la nulidad de todas las reivindicaciones por falta de suficiencia descriptiva.
El titular de la patente anulada en apelación presentó un recurso extraordinario de casación argumentando una “valoración arbitraria de las pruebas periciales por el tribunal de apelación, con lesión del derecho a la tutela judicial efectiva”.
El Tribunal Supremo afirma que la posibilidad de derecho a la tutela judicial efectiva por arbitrariedad en la valoración realizada “se refiere exclusivamente a la valorización realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados”.
La valoración jurídica establece que en la primera reivindicación cuando se afirma:
“siendo la capa inicial una capa adherente de poco gramaje aplicada con rodillo que prepara la superficie de esa cara principal para la siguiente o siguientes capas de barniz (3) , otorgadoras de brillo, que se aplican mediante paso por cascada de laca y con gramajes superiores al de la capa inicial..”
Las expresiones “poco gramaje” y “gramajes superiores” no permiten a un experto en la materia ejecutar la invención (Art. 25.1 LP1986) porque en la prueba practicada se concluyó que la invención sólo funcionaba si la primera capa era de entre 8 y 16 gramos por metro cuadrado y la segunda de entre 100 y 150 gramos.
El Tribunal Supremo hace referencia a tres decisiones de la Oficina Europea de Patentes en relación con la suficiencia descriptiva:
- T931/91: El fracaso ocasional de un procedimiento tal y como se reivindica no afecta a su reproducibilidad si son necesarios unos pocos intentos para transformar el fracaso en éxito, siempre que estos intentos se mantengan dentro de unos límites razonables y no requieran una actividad inventiva.
- T107/91: La reproducibilidad no se ve afectada si la selección de los valores de los distintos parámetros es una cuestión rutinaria y/o si se proporciona información adicional mediante ejemplos en la descripción.
- T764/14 El experto era capaz, basándose en el conocimiento general común y en la variación rutinaria de las condiciones experimentales, de complementar la información presente en la solicitud.
- T721/89 Si son necesarios unos pocos pasos adicionales no divulgados, cada uno de esos pasos adicionales debe ser tan evidente para el experto que, a la luz de su conocimiento general común, resulte superflua una descripción detallada de los mismos.
El Tribunal afirma que el experto en la materia no es distinto de aquel al que deberíamos acudir para juzgar sobre la actividad inventiva. Según el Tribunal Supremo para determinar si hay Suficiencia Descriptiva habría que valorar si con la información presente en la solicitud:
“… siendo la capa inicial una capa adherente de poco gramaje aplicada con rodillo que prepara la superficie de esa cara principal para la siguiente o siguientes capas de barniz… con gramajes superiores al de la capa inicial”
El experto en la materia concluiría fácilmente y sin aplicar un ingenio propio de la actividad inventiva, que la primera capa debía tener un espesor entre 8 y 16 gramos por metro cuadrado y la segunda entre 100 y 150 gramos, que es el gramaje que se ha considerado acreditado que funciona. La respuesta de la Audiencia fue que no y el Tribunal Supremo no apreció error grave o clara arbitrariedad que conlleve la infracción de la normativa aplicable.
Por tanto, se desestimó el recurso de casación y se mantuvo la nulidad de la patente por falta de suficiencia descriptiva.
Conclusión
Una decisión interesante, aunque ya con cierta antigüedad, del Tribunal Supremo sobre Suficiencia Descriptiva, un requisito de difícil evaluación en la fase de examen, sobre todo porque es preciso, en muchas ocasiones, que se efectúen pruebas que permitan afirmar si se puede o no llevar a cabo la invención con la información proporcionada y normalmente la cuestión surge cuando un competidor trata de ejecutar la invención y es demandado por infracción.
Leopoldo Belda Soriano
Examen Sustantivo 